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Quali requisiti deve avere un marchio per poter essere registrato?
Un marchio può ottenere la registrazione se dotato di alcuni specifici requisiti:
1) novità
2) capacità distintiva
3) liceità
Novità del marchio
Il requisito della novità è previsto dall’articolo 12 C.p.i.. La norma è formulata in negativo e specifica quando un marchio NON è nuovo.
Un marchio non ha il requisito quando:
- consiste in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (volgarizzazione o standardizzazione del marchio);
- sia identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- sia identici o simile a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (l’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità quindi si può registrare un marchio non noto precedentemente usato da altri);
- sia identico ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici;
e. sia identico o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- sia identico o simile ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità Europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
g. sia identico o simile ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera f);
- nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità.
Prima di registrare un marchio, per non incorrere nella sua nullità, occorre svolgere la cosiddetta ricerca di anteriorità al fine di individuare eventuali marchi uguali o simili per la stessa tipologia di prodotti.
La ricerca si fa mediante banche dati gratuite o anche a pagamento.
Ad esempio la banca dati dei marchi italiani, utile per svolgere la ricerca di uno specifico marchio o di marchi in generale, è raggiungibile a questo link: UIBM – Ricerca Marchi.
Capacità distintiva del marchio
Per poter essere oggetto di registrazione il marchio deve avere capacità distintivia.
In base all’art. 13 C.p.i. “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
- a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva” (cd volgarizzazione del marchio).
Quindi non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, il marchio, infatti, deve avere la capacità di distinguere un prodotto da quello della concorrenza dello stesso genere presenti sul mercato e la sua registrazione non può finire per creare un monopolio di diciture di uso comune.
Liceità del marchio
Il requisito della liceità del marchio è previsto dall’art. 14 C.p.i. che prevede tutta una serie di limiti alla registrazione dei marchi ritenuti illeciti.
Ad esempio “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:
- a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
- b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
E’ vietata l’utilizzazione di bandiere e stemmi di Stati o segni confondibili con altri protetti da convenzioni internazionali (ad esempio l’emblema della croce rossa o il simbolo olimpico).
Guarda il video in cui ti spiego il contenuto dell’articolo https://youtu.be/SPcm8x87qso
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Come si fa per diventare titolari di un diritto esclusivo su un marchio? Cioè come si fa divenire “proprietari” di un marchio avente tutela di esclusività dall’ordinamento? E quanto dura la tutela?
La titolarità di tutti i diritti di esclusiva su di un determinato marchio – ciò che può far dire di essere “titolari o proprietari di un marchio” – si acquisisce con la sua registrazione.
La registrazione del marchio italiano si ottiene attraverso una complessa procedura che si svolge all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Il processo di registrazione si avvia mediante deposito di una specifica e complessa domanda che può essere presentata sia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sia alle Camere di Commercio.
La domanda di registrazione deve contenere:
– l’indicazione del richiedente;
– l’eventuale rivendicazione di priorità;
– la riproduzione del marchio;
– l’indicazione del genere di prodotti o servizio che vuole contraddistinguere.
La domanda di registrazione può avere ad oggetto un solo marchio ed al momento della presentazione occorre depositare il modello in cui vengono indicati:
– la descrizione dettagliata del marchio;
– l’elenco completo dei prodotti e servizi che contraddistingue con l’indicazione della classe a cui appartengono (si usa la Classificazione di Nizza);
– l’esemplare tipografico del marchio;
– l’attestazione di pagamento delle concessioni governative.
Una volta depositata la domanda, questa viene sottoposta ad un attento esame da parte del UIBM che controlla che il marchio risponda a tutti i requisiti di legge per la sua registrazione.
Poiché tali requisiti sono molteplici, appare prudente ed opportuno che per la registrazione del marchio – ossia per la redazione della domanda e per la corretta esecuzione di tutta la procedura di registrazione – ci si avvalga di un esperto il quale sarà in grado di consigliare per il meglio l’interessato ed evitargli molteplici problemi, sia in fase di registrazione, sia successivamente.
Infatti, in fase di registrazione si può incorrere sia nel respingimento della domanda di registrazione, sia nell’opposizione di terzi alla domanda.
In questo secondo caso si apre un procedimento amministrativo avanti all’UIBM durante il quale vi è uno scambio di atti “difensivi” contenenti osservazioni e corredati da documentazione.
La procedura si conclude con un provvedimento di accoglimento o rigetto dell’opposizione.
Questo per significare che la semplicità della procedura di registrazione è solo apparente e può tratteggiarsi tale solo ad un occhio inesperto. In realtà si tratta di una procedura molto “tecnica” e molto complessa.
Dopo la registrazione il diritto di tutela e di esclusività sul marchio dura per 10 anni e può essere rinnovato ad ogni scadenza.
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Che differenza c’è tra un marchio individuale e un marchio collettivo?
I marchi individuali e i marchio collettivi assolvono ad una diversa funzione.
I marchi individuali hanno la funzione di distinguere la produzione o la commercializzazione di prodotti e servizi riconducendoli ad un imprenditore piuttosto che a un altro.
I marchi collettivi invece hanno la funzione di garantire la qualità, l’origine e la natura di un prodotto o di un servizio. In questi casi al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio collettivo viene sempre depositato anche il regolamento contenente i principi e le regole per la concessione in licenza d’uso del medesimo.
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Quali tipi di marchi si possono registrare?
Secondo l’art. 7 del codice della proprietà industriale “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni, in particolare le parole, compresi in nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
- b) a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.
Sostanzialmente, dunque, sono registrabili i seguenti tipi di marchi.
Marchio denominativo: è costituito da sole parole. Se il marchio denominativo è complesso, come ad esempio il marchio Coca-Cola, la tutela si deve ritenere estesa a tutti gli elementi distintivi del segno, quindi anche la riproduzione di una sua parte (ad esempio Coca) potrebbe violare i diritti di privativa, soprattutto in caso di marchi forti come quello in esempio. Un esempio di marchio denominativo è “Yahoo”
Marchio figurativo o emblematico: è quello costituito esclusivamente da figure, lettere o numeri. Anche una singola lettera se ha una caratterizzazione grafica particolare che gli doni capacità distintiva (Cass. Civ., Sez. 1, 11.10.2002 n. 14483). Un esempio di marchio figurativo può essere la mela di “Apple” o il numero “46” di Valentino Rossi.
Marchio misto: risulta dalla combinazione di parole e figure. Un esempio di marchio misto è quello del WWF costituito appunto dalla scritta e dal panda.
Marchio di forma: sono detti anche “tridimensionali” e sono i marchi costituiti dalla forma del prodotto o dalla forma della sua confezione. Un esempio di questo tipo è il famoso “Toblerone”, ossia la stecca di cioccolata triangolare sia nella forma del prodotto che in quello della confezione.
Qui abbiamo dei limiti, infatti non possono essere registrati come tali i segni costituiti dalla forma imposta dalla natura del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto”. Ad esempio non sono stati ammessi alla tutela della registrazioni bottiglie senza caratterizzazione tale da essere distintiva, sul presupposto che i liquidi devono necessariamente essere contenuti in involucri e sarebbe stato troppo limitativo ed esclusivo tutelare un involucro senza un forte carattere distintivo, come ad esempio la bottiglietta della Coca-Cola.
Marchio di colore: è ammessa la registrazione di marchi consistenti in combinazione di colori o tonalità cromatiche che conferiscano carattere distintivo al prodotto, identificandolo e distinguendolo dagli altri. La capacità distintiva viene acquisita tramite l’uso del marchio quando nel pubblico viene riconosciuta l’associazione tra prodotto e colore, se si tratta di uno specifico colore.
La registrazione di un colore specifico come marchio, è ammessa solo quando non restringe indebitamente la disponibilità di colori per gli altri soggetti che offrono prodotti o servizi dello stesso genere di quello oggetto della domanda di registrazione.
I colori puri, cioè i colori che non hanno variazioni, non possono essere registrati, salvo casi eccezionali, ossia casi in cui, appunto, vi è un forte riconoscimento dal pubblico. Esempi di questo tipo possono essere il colore “verde” Tiffany o il “rosso” Louboutin.
Marchio di suono: può costituire oggetto di registrazione come marchio anche un particolare suono. La registrazione avviene mediante rappresentazione del suono come melodia su un pentagramma. Ne sono degli esempio il suono di accensione di un “Mec” o quello di un sistema Windows.
Marchio olfattivo: anche gli aromi e gli odori possono essere oggetto di registrazione.
Marchio Patronimico: è possibile registrare come marchio denominativo un segno costituito da un nome anagrafico. L’effetto della registrazione è quello che neppure la persona che porta quel nome può utilizzare il medesimo in settori merceologici identici o affini. Addirittura in casi analoghi la Corte di Cassazione (sentenza Sez. I, 14 marzo 2014 n. 6021) ha spiegato che “il diritto al nome, se non una vera e propria elisione, trova una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, laddove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà dopo, a opera dello stesso creativo che poi l’abbia ceduto ad altri”. Secondo l’art. 8 del codice della proprietà industriale e intellettuale, i nomi notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto o con il suo consenso o con il consenso dei soggetti indicati dalla norma.
Ritratti di persone: possono essere oggetto di registrazione (come marchio figurativo) i ritratti delle persone, purché se ne abbia la loro autorizzazione o quella degli eredi (coniuge e figli, in loro mancanza ascendenti o discendenti e in mancanza anche di questi dei parenti entro il quarto grado incluso).
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Perché registrare un marchio? Che diritti ha il titolare del marchio verso i terzi?
Attraverso la registrazione del marchio, in base all’art. 2569 c.c. e l’art. 20 del codice della proprietà industriale, si acquisisce il diritto di esclusività:
“chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato” (art. 2569 c.c.);
“i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio”
Ecco in cosa consiste questo diritto.
In sostanza il titolare ha il diritto di vietare a terzi di usare:
- a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato;
- b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se, a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- c) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi di quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure reca pregiudizio agli stessi.
In particolare, il titolare del marchio può vietare ai terzi:
- a) di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi;
- b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;
- c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
- d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
- e) di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto;
- f) di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione dei diritti del titolare.
E’ chiaro, dunque, che la ragione principale per registrare il marchio è quella di tutelare l’unicità e la riconoscibilità sul mercato dei nostri prodotti o servizi, impedendo a chiunque altro di utilizzare il nostro segno distintivo.
Rimandare la registrazione del proprio marchio è una pratica pericolosissima per il proprio business perché ci si espone al pericolo che chiunque altro possa registrare il marchio, o anche semplicemente un nome a dominio, anticipandoci ed impedendoci di utilizzarlo.
Mai rimandare la registrazione del proprio marchio.
Il nostro consiglio: appena hai un’idea di business registra subito marchio e dominio.
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STUDIO LEGALE BORGHESI
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c/o Centro Direzionale Diamante
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