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Come si fa per diventare titolari di un diritto esclusivo su un marchio? Cioè come si fa divenire “proprietari” di un marchio avente tutela di esclusività dall’ordinamento? E quanto dura la tutela?

La titolarità di tutti i diritti di esclusiva su di un determinato marchio – ciò che può far dire di essere “titolari o proprietari di un marchio” – si acquisisce con la sua registrazione.

La registrazione del marchio italiano si ottiene attraverso una complessa procedura che si svolge all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Il processo di registrazione si avvia mediante deposito di una specifica e complessa domanda che può essere presentata sia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sia alle Camere di Commercio.

La domanda di registrazione deve contenere:

– l’indicazione del richiedente;

– l’eventuale rivendicazione di priorità;

– la riproduzione del marchio;

– l’indicazione del genere di prodotti o servizio che vuole contraddistinguere.

La domanda di registrazione può avere ad oggetto un solo marchio ed al momento della presentazione occorre depositare il modello in cui vengono indicati:

– la descrizione dettagliata del marchio;

– l’elenco completo dei prodotti e servizi che contraddistingue con l’indicazione della classe a cui appartengono (si usa la Classificazione di Nizza);

– l’esemplare tipografico del marchio;

– l’attestazione di pagamento delle concessioni governative.

Una volta depositata la domanda, questa viene sottoposta ad un attento esame da parte del UIBM che controlla che il marchio risponda a tutti i requisiti di legge per la sua registrazione.

Poiché tali requisiti sono molteplici, appare prudente ed opportuno che per la registrazione del marchio – ossia per la redazione della domanda e per la corretta esecuzione di tutta la procedura di registrazione – ci si avvalga di un esperto il quale sarà in grado di consigliare per il meglio l’interessato ed evitargli molteplici problemi, sia in fase di registrazione, sia successivamente.

Infatti, in fase di registrazione si può incorrere sia nel respingimento della domanda di registrazione, sia nell’opposizione di terzi alla domanda.

In questo secondo caso si apre un procedimento amministrativo avanti all’UIBM durante il quale vi è uno scambio di atti “difensivi” contenenti osservazioni e corredati da documentazione.

La procedura si conclude con un provvedimento di accoglimento o rigetto dell’opposizione.

Questo per significare che la semplicità della procedura di registrazione è solo apparente e può tratteggiarsi tale solo ad un occhio inesperto. In realtà si tratta di una procedura molto “tecnica” e molto complessa.

Dopo la registrazione il diritto di tutela e di esclusività sul marchio dura per 10 anni e può essere rinnovato ad ogni scadenza.

 

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Perché registrare un marchio? Che diritti ha il titolare del marchio verso i terzi?

Attraverso la registrazione del marchio, in base all’art. 2569 c.c. e l’art. 20 del codice della proprietà industriale, si acquisisce il diritto di esclusività:

chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato” (art. 2569 c.c.);

i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio

Ecco in cosa consiste questo diritto.

In sostanza il titolare ha il diritto di vietare a terzi di usare:

  1. a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato;
  2. b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se, a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  3. c) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi di quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure reca pregiudizio agli stessi.

In particolare, il titolare del marchio può vietare ai terzi:

  1. a) di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi;
  2. b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;
  3. c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
  4. d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
  5. e) di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto;
  6. f) di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione dei diritti del titolare.

E’ chiaro, dunque, che la ragione principale per registrare il marchio è quella di tutelare l’unicità e la riconoscibilità sul mercato dei nostri prodotti o servizi, impedendo a chiunque altro di utilizzare il nostro segno distintivo.

Rimandare la registrazione del proprio marchio è una pratica pericolosissima per il proprio business perché ci si espone al pericolo che chiunque altro possa registrare il marchio, o anche semplicemente un nome a dominio, anticipandoci ed impedendoci di utilizzarlo.

Mai rimandare la registrazione del proprio marchio.

Il nostro consiglio: appena hai un’idea di business registra subito marchio e dominio.

 

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Cos’è il marchio?

Il mercato oggi è sempre più complesso e in un mare magnum di prodotto e servizi è indispensabile distinguersi.

Prima di ogni cosa, dunque, è importante conoscere gli strumenti per distinguersi nel mercato.

Il marchio, dunque, è innanzitutto uno strumento per distinguersi sul mercato.

Per capire esattamente cos’è il marchio e perché esistono norme – anche molto complesse – che regolano la materia, occorre sapere che per il nostro ordinamento è importante che la concorrenza fra gli operatori di mercato si svolga correttamente.

Per questo motivo il consumatore deve poter distinguere un’azienda dall’altra, un prodotto o un servizio dagli altri, anche per attribuirgli meriti o demeriti.

Per distinguere tra loro gli operatori del mercato esistono nell’ordinamento i segni distintivi.

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti e/o dei servizi di un’azienda.

E’ ciò che permette di rendere riconoscibili nel mercato i prodotti e i servizi dell’impresa.

Con il proprio marchio l’imprenditore si fa conoscere e “valutare” dal consumatore in un sistema concorrenziale.

 

Quali sono le funzioni del marchio?

Il marchio ha essenzialmente tre funzioni: distintiva, attrattiva e di indicazione della provenienza.

Funzione distintiva: è la più importante e consiste nella capacità di distinguere un prodotto o un servizio dagli altri. Ciò giustifica il monopoli, ossia i diritti di esclusività che con la registrazione si acquisiscono sul marchio, ma di questo ne riparleremo.

E’ talmente importante questa funzione che quando un segno è privo di distintività non può essere registrato come marchio.

Funzione attrattiva (o pubblicitaria): mira a fare del marchio una sorta di qualità del prodotto, verso il quale convogliare, attraverso la pubblicità o altri mezzi, le attenzioni del pubblico.

Un tempo la funzione attrattiva era riservata ai soli marchi celebri. Oggi la questione appare superata anche se i marchi celebri godono di una tutela “ultramerceologica”.

Ad esempio il marchio “Armani” non può essere utilizzato dai terzi neppure per individuare prodotti diversi da quelli dal celebre marchio di moda.

Funzione di indicazione della provenienza: al marchio si attribuisce anche la funzione di indicare la provenienza del prodotto legandolo all’imprenditore che ne è titolare.

Anche se oggi la funzione è molto ridimensionata essendo ammesse deroghe al principio, come ad esempio la possibilità di cedere il marchio separatamente dall’azienda. Inoltre, attraverso la “licenza d’uso non esclusiva” più aziende possono utilizzare lo stesso marchio.

 

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