Quali requisiti deve avere un marchio per poter essere registrato?

Un marchio può ottenere la registrazione se dotato di alcuni specifici requisiti:

1) novità

2) capacità distintiva

3) liceità

Novità del marchio

Il requisito della novità è previsto dall’articolo 12 C.p.i.. La norma è formulata in negativo e specifica quando un marchio NON è nuovo.

Un marchio non ha il requisito quando:

1. consiste in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (volgarizzazione o standardizzazione del marchio);
2. sia identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
3. sia identici o simile a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (l’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità quindi si può registrare un marchio non noto precedentemente usato da altri);
4. sia identico ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici;

   e. sia identico o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

5. sia identico o simile ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità Europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

   g. sia identico o simile ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera f);

1. nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità.

Prima di registrare un marchio, per non incorrere nella sua nullità, occorre svolgere la cosiddetta ricerca di anteriorità al fine di individuare eventuali marchi uguali o simili per la stessa tipologia di prodotti.

La ricerca si fa mediante banche dati gratuite o anche a pagamento.

Ad esempio la banca dati dei marchi italiani, utile per svolgere la ricerca di uno specifico marchio o di marchi in generale, è raggiungibile a questo link: UIBM – Ricerca Marchi.

Capacità distintiva del marchio

Per poter essere oggetto di registrazione il marchio deve avere capacità distintivia.

In base all’art. 13 C.p.i. “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

1. a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
2. b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

 In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva” (cd volgarizzazione del marchio).

Quindi non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, il marchio, infatti, deve avere la capacità di distinguere un prodotto da quello della concorrenza dello stesso genere presenti sul mercato e la sua registrazione non può finire per creare un monopolio di diciture di uso comune.

Liceità del marchio

Il requisito della liceità del marchio è previsto dall’art. 14 C.p.i. che prevede tutta una serie di limiti alla registrazione dei marchi ritenuti illeciti.

Ad esempio “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:

1. a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
2. b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
3. c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

E’ vietata l’utilizzazione di bandiere e stemmi di Stati o segni confondibili con altri protetti da convenzioni internazionali (ad esempio l’emblema della croce rossa o il simbolo olimpico).

Guarda il video in cui ti spiego il contenuto dell’articolo https://youtu.be/SPcm8x87qso

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